Il 31 dicembre 2020 scade il termine entro il quale i titolari di marchi collettivi registrati secondo la vecchia normativa (imprese, reti o consorzi), possono presentare domanda per la conversione dei propri segni in marchi collettivi o di certificazione, nel rispetto di limiti e condizioni previsti dalla nuova disciplina del Codice della Proprietà Industriale (CPI), introdotta dal D. Lgs. n. 15/2019 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436.

Ai sensi delle citate modifiche, gli artt. 11 e 11-bis del CPI distinguono in maniera netta i marchi collettivi dai marchi di certificazione, stabilendo precisi limiti sotto il profilo sia soggettivo che oggettivo per consentire ai titolari originari la conversione del proprio titolo di proprietà industriale in un marchio collettivo ovvero in un marchio di certificazione conformemente alla nuova disciplina.

In sintesi, il marchio collettivo (art. 11 CPI) è un titolo di proprietà industriale che può essere registrato da persone giuridiche di diritto pubblico (enti locali, enti pubblici economici, ecc.) o da associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, per distinguere i prodotti e servizi dei propri membri da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi informano pertanto i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione di categoria e che ha il diritto di utilizzare il marchio. Sono espressamente escluse le società di capitali.

Il marchio di certificazione (art. 11-bis CPI) può invece essere registrato sia da persone fisiche che giuridiche (tra cui Istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione) per garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che il titolare del marchio non svolga attività di fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

In entrambi i casi, alla domanda di registrazione va necessariamente allegato il regolamento d’uso dei marchi, con indicazione dei controlli e delle sanzioni previste; le successive modificazioni regolamentari devono essere inoltre comunicate a cura dei titolari all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Le nuove previsioni comportano, quindi, la necessità per i titolari di marchi collettivi di individuare una o più soluzioni che consentano, da un lato, di salvaguardare i diritti di priorità acquisiti sul marchio originariamente registrato e, dall’altro, di porre in essere tutte le azioni necessarie per adeguarsi per tempo alle nuove prescrizioni di legge.

A tal fine, RetImpresa ha avviato il confronto con l’UIBM per fornire agli Associati indicazioni operative in vista della prossima scadenza.

In attesa di aggiornamenti al riguardo, è possibile segnalare all’indirizzo retimpresa@confindustria.it i casi di reti di imprese/consorzi/aggregazioni interessati dalla nuova disciplina in commento.